商标虽获准注册但侵害在先权利仍需担责——

东莞交通律师获悉

10 注册商标侵犯在先权利的民事责任分析

——陈某诉佐纳服装公司侵犯著作权纠纷案

【案号】

一审：（2017）民02民初370

二审：（2018）民民终1033号

【裁判概要】

商标虽然核准注册，但如果存在侵犯著作权等在先权利的情况，仍然需要承担侵权的相关法律责任。即使被控侵权的注册商标因已超过商标法规定的五年无效期而不能被裁定无效，但考虑到被控商标尚未实际使用，尚未形成稳定的市场秩序，尚未发挥区分商品来源的作用，人民法院在侵权诉讼中仍然可以责令商标权人停止使用被控商标。

【案例介绍】

原告陈某为美术作品《女人》的著作权人，作品完成后，陈某对其进行了著作权登记，并在互联网上公开发表。被告佐纳服饰公司于2012年经国家工商总局商标局核准注册了系争图形商标。陈某向法院起诉称佐纳服饰公司注册的图形商标是对其美术作品的抄袭和模仿，侵犯了其享有的署名权、复制权、修改权和保护作品完整权等著作权，请求判令佐纳服饰公司承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

【判定结果】

福建省厦门市中级人民法院经审理认为，陈某所创作的美术作品具有独创性，受著作权法保护。经比对，佐纳服饰公司的注册商标与陈某享有的美术作品构成实质性近似，且佐纳服饰公司未能提供证据证明涉案商标为其独立创作。因此，认定佐纳服饰公司的注册商标是对原告陈某享有的作品的抄袭和模仿，侵犯了陈某的署名权、复制权、修改权等人身权和财产权，应承担相应的法律责任。据此，法院判决佐纳服饰公司停止使用注册商标，赔偿陈某经济损失2万元。本案宣判后，原、被告均提起上诉，陈某上诉的主要原因是认为原判决的赔偿数额过低。佐纳服饰公司上诉的理由主要有两点：第一，其认为不构成侵犯著作权行为；第二，即使构成侵犯著作权行为，由于涉案注册商标已经超过商标法规定的五年无效期，因此不应责令佐纳服饰公司停止使用，否则对佐纳服饰公司不公平。

福建省高级人民法院经审理后认为，原审判决认定事实清楚，裁判并无不当，遂驳回上诉，维持原判。

【评委点评】

本案是典型的因在后注册商标与在先著作权权利冲突而引发的纠纷。争议焦点在于，佐纳服饰公司申请注册的商标虽然构成对陈某在先著作权的侵犯，但已超过商标法规定的五年无效期，在先权利人不能向商标评审委员会申请无效。该案中，人民法院在民事诉讼中还能判令佐纳服饰公司停止使用该注册商标吗？

1.因注册商标与在先权利冲突而发生的纠纷，属于人民法院受理的民事案件范围

《最高人民法院关于审理注册商??标、企业名称与在先权利冲突民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款明确规定，原告以他人注册商标上使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，且符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。该规定之所以将注册商标与他人在先著作权、外观设计专利权、企业名称权等冲突的民事纠纷纳入民事诉讼范围，而不受行政程序的影响，主要是因为知识产权之间的冲突，无论是否通过行政程序获得，都可以归类为民事纠纷，人民法院原则上可以依法受理。尤其是部分行政程序的启动，也需要以司法程序的终结为前提。上述规定以举例的方式规定了注册商标与在先权利冲突的民事纠纷的受理，但在适用中需要注意的是，此类在先权利，除了规定中列举的著作权、外观设计专利权、企业名称权外，还包括《反不正当竞争法》规定的商品名称、包装、装潢、域名等具有一定影响的在先权利。法律的规定在实践中总是滞后于权利冲突类型的不断演进，因此，虽然规定并未列举所有的在先权利，但在实践中可根据案件具体情况进行把握。本案纠纷属于上述规定界定的类型，即原告陈某某以注册商标中使用的图形侵犯其在先著作权为由，向被告佐纳服饰公司提起著作权侵权诉讼，应当属于人民法院的受理范围。

二、注册商标侵权行为的法律救济

根据商标法的规定，注册商标侵犯他人在先权利的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。适用该规定的一个关键要素就是期限。商标注册后，如果存在侵犯他人在先权利的情况，在先权利人想要通过商标无效宣告程序宣告该商标无效的，必须自商标注册之日起五年内提出申请。如果无效期超过五年，商标就不能被宣告无效。

对商标无效宣告设定一定期限的目的是为了稳定商标注册管理秩序，着力维护已经形成并稳定的市场秩序。如果允许在先权利人随时对诉争商标提出无效宣告，可能会对已经形成的稳定的商标市场秩序造成冲击，对注册商标权利人而言也是不公平的。本案中，被诉佐纳服饰公司注册商标属于《商标法》第三十二条规定的侵犯他人在先权利的情形。陈某可以依据《商标法》第四十五条的规定向商标评审委员会申请宣告该注册商标无效。但经查，被诉佐纳服饰公司商标于2012年注册，陈某并未在《商标法》规定的五年无效宣告期限内提出无效宣告。根据《商标法》的规定，被诉佐纳服饰公司商标已经不能再通过商标无效宣告程序予以无效。但如前文分析，由于注册商标与在先权利冲突属于人民法院受理的民事案件范围，虽然被诉佐纳服饰公司商标已超过《商标法》规定的五年无效期，无法通过商标无效宣告程序处理，但陈某仍可以依据上述最高人民法院司法解释的规定，以注册商标侵犯其在先权利为由向人民法院提起民事侵权诉讼，人民法院应当予以受理。

三、侵犯在先权利的注册商标是否可以被责令停止使用，需视具体情况而定

一般而言，在知识产权侵权诉讼中，如果判定被告的行为构成对原告知识产权的侵犯，根据侵权责任法的相关规定，可以判令被告承担停止侵权的法律责任。本案中，如果判定佐纳服饰公司注册的商标构成对陈某著作权的侵犯，还应当责令佐纳服饰公司停止侵权行为，即停止使用该注册商标。但也有不同意见认为，本案中判令佐纳服饰公司停止使用该注册商标并不妥当。理由是，商标法第45条明确规定，在先权利人应当自商标注册之日起5年内请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，佐纳服饰公司注册的商标已经超过法律规定的5年的无效期，不能被宣告无效。从法律一致性的角度看，不判令停止侵权可以避免商标法规定的5年无效宣告期限流于形式。此外，最高人民法院发布的《关于当前经济形势下知识产权审判综合服务若干问题的意见》也明确指出：“要把握商标法关于保护在先权利与维护市场秩序相协调的立法精神，着力维护已经形成和稳定的市场秩序，防止当事人不当利用假冒商标纠纷制度进行投机抢劫，避免因草率撤销注册商标给企业正常经营造成重大困难。与他人在先著作权、企业名称权等财产权相冲突的注册商标，因商标法规定的纠纷期限届满而无法撤销的，在先权利人仍可以在诉讼时效内对其提起侵权民事诉讼，但人民法院不再判令其承担停止使用注册商标的民事责任。”依照上述最高人民法院文件精神，为稳定商标注册秩序，本案中，佐纳服饰公司可以不被责令停止使用注册商标，而仅承担赔偿责任。

反对意见认为，如果案件审理过程中发现被诉注册商标侵犯他人在先权利，应当依法停止使用。因为如果不停止使用，从公平的角度看，构成侵权但不停止侵权是不能接受的，而且等于承认商标注册人五年后通过不当甚至恶意注册获得了商标权。这违背了任何人都不能基于侵权或不当行为获得权利的法理。至于商标法规定的五年无效期，只是从稳定商标注册管理秩序的角度考虑，但只要在诉讼时效内，在先权利人都会提起民事侵权诉讼。如果经审理认定商标注册人对该商标的使用侵犯了在先权利，且不停止使用无法消除影响的，仍应停止使用。至于停止使用判决后对系争商标的处置，则没有问题。三年后，在先权利人可以按照商标法关于三年撤销的规定，申请撤销该商标。

但笔者认为，商标法的规定和上述最高人民法院文件的精神不应机械地理解，是否需要责令停止侵权行为，应根据案件具体情况，特别是涉案注册商标的具体注册过程和实际使用情况等因素综合判断，不应绝对化。并不是所有侵犯在先权利的注册都要责令停止使用，也不是所有超过五年无效期的注册商标，侵犯他人在先权利时都可以给予补偿而不是停止使用。被控侵权的注册能否继续使用，应重点看是否满足以下两个要求：一是被控侵权商标经过大量使用，具有较高的知名度，能够形成稳定的市场秩序。从价值衡量的角度看，为了维护一个使用较少的侵权商标而牺牲公平价值是不值得的，停止侵权行为而不大规模使用的商标也不会给企业的正常经营造成重大困难。其次，维护“已形成的、稳定的市场秩序”也就是我们常说的“市场结构”，其前提是“市场结构”是由诚实守信、诚信经营形成的。在商标注册人恶意申请、注册商标的情况下，如果仍然承认这种行为所形成的所谓市场秩序或声誉，就等于鼓励同业竞争对手违背诚实守信原则，无视他人合法的在先权利，强行扩大、强化其恶意申请的商标。这一原则在商标行政案件中得到了法院的一致确认。例如，在北京福联盛鞋业有限公司与国家工商总局商标评审委员会、北京内联盛鞋业有限公司商标侵权纠纷案中，最高人民法院在裁定中指出：“在再审申请人恶意申请注册商标的案件中，如果再审申请人的这种行为所形成的所谓市场秩序或者声誉仍然被认可，就等于鼓励同业竞争对手违背诚实信用原则，无视他人合法的在先权利，强行扩大、强化自己恶意申请的商标。”最高人民法院在2018年7月召开的青岛全国知识产权审判工作会议上也重申：“要充分认识违反诚实信用原则和商标权的重要性。”结合侵权他人合法在先权利民事纠纷的性质，强化民事程序在此类案件中的优先性和决定性地位。在先权利人可以以被告取得并行使注册商标权或外观设计专利权侵犯其合法在先权利（注册商标专用权除外）为由，直接向法院提起民事诉讼。经审查，被告侵权成立的，法院可以根据原告的请求和案件的具体情况，责令被告停止使用被诉注册商标或者停止实施被诉设计。具体到本案中，佐纳服饰公司注册的商标侵犯了陈某的在先著作权，虽然已经超过五年的无效期，但考虑到该商标尚未实际使用，尚未形成稳定的市场秩序，责令停止使用并不会引起重大的利益失衡。因此，本案一、二审判决并无不妥，也与最高人民法院上述文件和会议精神相一致。

（张丹萍 作者单位：福建省高级人民法院）

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